Con sentenza pubblicata il 29 gennaio 2015 il Tribunale di Venezia ha dichiarato la decadenza di un marchio in classe 25 per tutti i prodotti oggetto di registrazione, con la sola eccezione, nel caso, dei singoli articoli per i quali il marchio risultava essere stato utilizzato e, precisamente, di “bretelle”, “cinture” e “ombrelli”.

Il Tribunale ha dunque negato che l’uso di un marchio per determinati prodotti sia idoneo a mantenere in vita il marchio per la restante parte dei prodotti rivendicati (nel caso di specie, abbigliamento, calzature e cappelleria) anche qualora questi siano affini a quelli oggetto d’uso effettivo del marchio.

Come è noto, il combinato disposto degli articoli 24 e 27 del Codice della Proprietà Industrialeprevede che un marchio registrato decada in riferimento ai prodotti per i quali non sia stato concretamente utilizzato per un periodo di tempo di 5 anni a decorrere dalla data della sua registrazione.

Sino ad oggi, tuttavia, la giurisprudenza italiana, anche di legittimità, aveva interpretato tali norme nel senso che l’uso di un marchio per determinati prodotti fosse idoneo ad evitare la decadenza del marchio in riferimento a tutti i prodotti ad essi merceologicamente affini.

La sentenza veneziana dà espressamente atto del predetto orientamento interpretativo maggioritario e, ciò nonostante, ritiene di doversene discostare a beneficio della libertà di concorrenza: “in assenza di un uso effettivo del marchio con riferimento all’ampio ventaglio merceologico per il quale si chiede la registrazione si corre”, osservano i giudici veneziani, “il rischio di dilatare eccessivamente l’ambito di protezione del marchio, anche quando questo non assolva una reale funzione distintiva”, creando così “un’area di protezione volta al solo fine di bloccare i potenziali concorrenti”.

L’orientamento del Tribunale di Venezia – che segue una linea di pensiero che era già stata caldeggiata in dottrina – non trova ostacoli nelle disposizioni di legge attualmente in vigore e non è pertanto escluso che sia destinato ad arricchirsi di ulteriori pronunce.

A fronte di questa pronuncia, varrà senz’altro la pena di prestare maggiore attenzione a quale sia stata l’estensione dell’uso di un marchio registrato nel momento in cui si decida di azionarne i relativi diritti nei confronti di terzi: applicando il rigore della sentenza in commento, l’eventuale eccezione di decadenza del marchio per non uso, con cui il terzo intenda paralizzare l’azione di contraffazione, potrebbe dimostrarsi più efficace ed incisiva di quanto non sia stato in passato.

Avv. Filippo Canu – Avv. Massimiliano De Santis

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