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Il confine tra marchio registrabile e marchio non registrabile può essere particolarmente sottile in virtù della natura del prodotto, quando il segno risulti potenzialmente propedeutico all’ottenimento di un particolare risultato tecnico.

Della questione si è occupato da ultimo il Tribunale dell’Unione europea con sentenza del 24 ottobre 2018in causa T-447/16  relativa alla validità del marchio

t447-16

registrato da Pirelli nel 2001, e destinato a distinguere pneumatici e ruote per veicoli.

La vicenda trae origine da una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che, su ricorso di Yokohama  aveva dichiarato la nullità del marchio figurativo di Pirelli rappresentante un segmento bidimensionale con forma a “L” , sul presupposto che tale segno raffigurasse la scanalatura del battistrada di un pneumatico, e quindi costituisse una forma necessaria ad ottenere un determinato risultato tecnico, come sarebbe risultato dai documenti prodotti nel corso del giudizio. La forma di cui si chiedeva la tutela come marchio, infatti, avrebbe avuto un ruolo essenziale nel funzionamento del pneumatico, garantendo in particolare dei vantaggi sostanziali dal punto di vista della  trazione e dell’efficacia frenante .

Pirelli proponeva ricorso al Tribunale avverso tale decisione, sostenendo che il segno controverso non rappresentasse  un battistrada né una parte di prodotto necessaria a ottenere un risultato tecnico, bensì fosse la riproduzione grafica di una semplice scanalatura, destinata anche a comparire sul   battistrada di un pneumatico, ma di per sé non idonea a produrre quel risultato tecnico su cui si basava il rifiuto alla registrazione dell’EUIPO.

Il Tribunale, ha anzitutto ricordato che l’interesse sotteso all’art. 7 par. 1) lett. e) del regolamento n. 40/94 (applicabile ratione temporis) consiste nell’evitare che la registrazione come marchio di un segno sfoci nel conferimento a un’impresa di un monopolio potenzialmente perpetuo su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto. La disciplina sul punto infatti effettua il bilanciamento tra due opposte esigenze, entrambe necessarie al buon funzionamento di un sistema concorrenziale: da un lato appunto evitare il monopolio perpetuo sulle soluzione tecniche; dall’altro, riferendosi solo quei segni costituiti “esclusivamente” dalla forma del prodotto “necessaria per ottenere un risultato tecnico”, limitare l’impedimento assoluto solo a quei casi in cui la registrazione come marchio comprometterebbe effettivamente l’utilizzo della soluzione da parte di altre imprese concorrenti.

Il Tribunale ha poi ricordato che le “caratteristiche essenziali” di un segno tridimensionale debbano essere individuate da parte dell’autorità che deve decidere sulla validità dello stesso, sulla base della domanda di registrazione.

Fatte queste premesse, il Tribunale è passato quindi ad analizzare il segno della cui validità si discute. Ha rilevato in primo luogo come questo si trattasse di un segno bidimensionale, e pertanto questo non potesse rappresentare né la forma di un pneumatico, né quella di un battistrada. Ha poi osservato che dalla rappresentazione non risulta che il segno sia destinato a comparire su un pneumatico o su un battistrada, né che detto segno sia destinato a svolgere una qualche funzione tecnica. Il fatto poi che alcuni modelli di pneumatici Pirelli contengano una scanalatura di forma analoga a quella rappresentata dal segno (come era stato dimostrato nella fase amministrativa del procedimento) non permette ad avviso del Tribunale di concludere che il segno costituisca il prodotto che dovrebbe contraddistinguere. Un pneumatico è infatti un prodotto complesso, costituito da più parti (principalmente il battistrada e i fianchi), le cui caratteristiche tecniche dipendono da una pluralità di fattori, tra cui i materiali, la forma dei fianchi e del battistrada, oltre che dalla disposizione (e il numero) delle scanalature presenti sullo stesso. Il segno controverso al massimo potrebbe rappresentare una scanalatura isolata di un battistrada.

Il Tribunale afferma pertanto che la commissione di ricorso ha errato a prendere in  numerosi elementi ulteriori rispetto alla figura bidimensionale che era stata oggetto di registrazione, incorporandovi così caratteristiche che tale segno non contiene né ricomprende. Il segno controverso, pertanto, non è costituito esclusivamente dalla forma dei prodotti per cui è registrato, né rappresenta una forma che rappresenti una parte significativa dei prodotti, né in senso quantitativo, né in senso qualitativo.

La sentenza conclude affermando che la registrazione del segno controverso – la cui protezione è limitata alla forma che rappresenta – non impedisce ai concorrenti di produrre e commercializzare pneumatici aventi una forma uguale o simile a quella che rappresenta detto segno, quando tale forma identica o simile è combinata con altri elementi di un battistrada e, con questi altri elementi, compone una forma diversa da ciascuno degli elementi considerati isolatamente, e pertanto non potrà considerarsi nulla per questo motivo.

 

Dott.ssa  Eleonora Carletti


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