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Nato oltre 20 anni fa come preparazione per il ciclismo stradale in un luogo chiuso, lo spinning è tutt’ora una delle attività sportive più praticate nelle palestre di tutto il mondo.

Mad Dogg Athletics è l’azienda statunitense che ha fatto di questa invenzione una vera e propria disciplina, sviluppando anche un programma di certificazione per gli istruttori. La società è titolare del marchio denominativo UE “SPINNING”, registrato nel 2000, per i prodotti “cassette audio e video”, “attrezzatura per esercizi fisici” e servizi di “allenamento”.

Nel 2012, una società di diritto ceco ha presentato dinanzi all’EUIPO una domanda di decadenza dei diritti del titolare del citato marchio giacché quest’ultimo sarebbe divenuto denominazione abituale di “attrezzatura per esercizi fisici” e “allenamento”.

Con pronuncia del 21 luglio 2016, l’EUIPO aveva accolto la domanda e dichiarato l’azienda statunitense decaduta dai suoi diritti relativi al marchio per i prodotti e servizi in discorso. La decisione si fondava sul fatto che il marchio era divenuto, in Repubblica Ceca, la denominazione abituale di un certo tipo di allenamento, praticato con bicicletta da camera, nonché dell’attrezzatura utilizzata per l’allenamento, ossia della bicicletta stessa, cosicché non poteva più essere riconosciuto il diritto all’utilizzo esclusivo del marchio UE.

Su ricorso della Mad Dogg Athletics, è intervenuto il Tribunale UE che, con sentenza dell’8 novembre 2018, ha annullato la decisione dell’EUIPO per un mero errore di valutazione nella definizione del pubblico di riferimento. Secondo il Tribunale, infatti, l’EUIPO ha erroneamente considerato che gli operatori professionali non facessero parte del pubblico di riferimento per la valutazione della causa di decadenza. Sono proprio gli operatori professionali che, invece, svolgono un ruolo centrale perché mettono a disposizione dei clienti l’attrezzatura per consentire lo svolgimento in gruppo dell’attività. La centralità del ruolo è vieppiù confermata dal fatto, pacifico tra le parti, che le biciclette sono vendute a clienti professionali nel 95% dei casi.

Se l’errore di valutazione nella definizione del pubblico di riferimento ha giustificato, per il Tribunale, l’annullamento della decisione, va detto tuttavia che il Tribunale ha confermato che la decadenza dei diritti del titolare del marchio per l’intero territorio dell’Unione può essere legittimamente dichiarata anche se la trasformazione del marchio in una denominazione abituale è constatata in una parte limitata dell’Unione e perfino solo in uno Stato membro.

Ritengo che la percezione del marchio SPINNING da parte dei clienti professionali non possa che essere la stessa del pubblico di riferimento già considerato nel caso di specie, per cui temo che la Mad Dogg Athletics  prima o poi verrà attaccata di nuovo, uscendone probabilmente sconfitta.

Avv. Luciana Porcelli


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