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Il 17 maggio 2021 è stata depositata all’EUIPO la domanda di marchio TAKE FIVE con rivendicazione di prodotti in classe 32, segnatamente acque minerali, acque minerali aromatizzate, acqua minerale gassata e bevande analcoliche.

La domanda è stata respinta ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1 lett. b) RMUE in combinato disposto con l’art. 7, paragrafo 2, RMUE, poiché il marchio è stato ritenuto privo di carattere distintivo.

Ad avviso dell’esaminatore, il significato dei termini take (pagare o acquistare) e five (cinque) non può che essere inteso come uno slogan promozionale elogiativo con la funzione di messaggio motivante l’acquisto di cinque pezzi del prodotto e non consente al pubblico di orientarsi in merito all’origine commerciale del prodotto. Quindi il segno viene percepito dal pubblico di riferimento come messaggio promozionale e non come marchio.

La società richiedente il marchio ha presentato ricorso, chiedendo l’annullamento della decisione per i seguenti motivi:

  • il segno TAKE FIVE ha l’ulteriore significato di “prendere una pausa di 5 minuti”;
  • il segno costituisce un gioco di parole in relazione alle bevande perché il consumatore di lingua inglese lo percepirebbe come “relax”;
  • in relazione ai prodotti designati il segno è originale, non avendo un significato descrittivo dei prodotti;
  • è stata concessa la registrazione del segno TAKE FIVE (MUE n. 18 335 911), TAKE FIVE seltzer per prodotti in classe 33 (MUE n. 18 495 368) e NOW’S THE TIME TAKE FIVE per prodotti in classe 32 (UK n. 3 656 716 r US 90 866 903). 

La Prima Commissione di Ricorso, con la Decisione del 1° settembre 2022, resa nel procedimento R 664/2022, non ha condiviso gli argomenti menzionati ritenendo che “la combinazione di parole inglesi comuni del segno, che è conforme alle regole della grammatica inglese, trasmette un messaggio chiaro e inequivocabile, vale a dire che il consumatore deve prendere/acquistare non un solo prodotto ma cinque”. Questa combinazione di parole non è idonea a fungere da indicazione dell’origine commerciale dei prodotti, ma verrà percepita dal pubblico di riferimento esclusivamente come dichiarazione elogiativa generale e invito all’acquisto per potenziali clienti.

Per escludere il carattere distintivo che marchio è sufficiente, afferma la Commissione, che i termini dai quali il marchio è composto coincidano con le caratteristiche dei prodotti – pur non specifiche – veicolando un messaggio promozionale che il consumatore percepirà come tale, e non come indicazione dell’origine dei prodotti.

Quanto all’esistenza di registrazioni precedenti, la Commissione ha replicato ampiamente, evidenziando, tra l’altro, che possono essere valutate solo come circostanze, ma la legittimità di una registrazione deve essere valutata solo sulla base del RMUE e non sulla base di una prassi decisionale precedente.

In conclusione, la Commissione ha ribadito il principio secondo cui la registrazione di un marchio composto da indicazioni che siano utilizzate quali slogan pubblicitari non è esclusa, ma occorre esaminare se i marchi presentino, al di là del loro significato promozionale, componenti che consentano al pubblico di riferimento di percepire il segno come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi, caratteristica non presente nel segno oggetto della decisione della Commissione.

Avv. Lara Cazzola


categoria:Marchi e domain names