FTCC | Studio Legale Associato

FTCC

News

Porto o porto?

ramsgate-harbour-and-boats

È della scorsa settimana un’interessante sentenza della Corte di Giustizia in materia di indicazioni geografiche, argomento su cui negli anni è stata elaborata una copiosa giurisprudenz a. I fatti alla base della sentenza del 14 settembre, in causa C-56/16, risalgono a più di dieci anni fa quando, nell’ottobre del 2006, una società inglese deposita una domanda di registrazione per il marchio denominativo “Port Charlotte”, per “bevande alcoliche” della classe 33. La depositante è produttore di whisky dell’isola scozzese di Islay, nota per ospitare alcune delle più rinomate distillerie delle Ebridi, tra cui Caol Ila, Lagavullin e Laphroaig.

Nel 2011 l’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP, l’ente portoghese di tutela dei vini del Douro e di Porto, presenta all’EUIPO una domanda di nullità del marchio, perché a suo dire registrato in violazione delle denominazioni di origine “Porto” e “Port”, protette in tutti gli stati membri ai sensi dell’art. 118 quaterdecies del regolamento n. 1234/2007 (modificato dal regolamento n. 491/2009), relativo alle indicazioni di provenienza geografica per i vini.

A fronte della domanda di nullità, la Bruichladdich Distillery limitata l’elenco dei prodotti per cui il marchio era stato registrato al solo Whisky. Nonostante la limitazione, l’IVDP insiste nella domanda di nullità, rigettata prima dalla divisione di annullamento dell’EUIPO, poi anche dalla commissione di ricorso.

La decisione della commissione è stata parzialmente riformata dal Tribunale UE che ha dichiarato erronea l’asserzione per cui la protezione delle denominazioni di origine per i vini fosse disciplinata unicamente dal regolamento n. 1234/2007, e non anche dalle disposizioni nazionali portoghesi invocate dall’IVDP; inoltre, secondo il Tribunale, la commissione avrebbe errato nel ritenere che la registrazione e l’uso del marchio contestato non costituissero né un uso né un’evocazione della denominazione d’origine Porto o Port.

La sentenza del Tribunale è stata oggetto di impugnazione sia da parte dell’EUIPO sia da parte dell’IVDP, procedimento concluso con la sentenza del 14 settembre, che ha affermato due importanti principi.

In primo luogo la Corte di Giustizia, così come il Tribunale, ha ritenuto applicabili anche al regolamento n. 1234/2007 i principi giurisprudenziali formatisi sul regolamento n. 510/2006; in particolare i principi già espressi con la sentenza Budvar (8 settembre 2009, in causa C-478/07) in relazione al carattere uniforme ed esclusivo del regime di protezione previsto dal regolamento comunitario. È infatti previsto, sia per le denominazioni dei prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento n. 510/2006 sia per quelle del vino, un regime di protezione che pur non essendo identico persegue i medesimi obiettivi con caratteristiche comparabili. Così come avvenuto nei confronti dei prodotti agroalimentari, anche con riferimento ai vini di qualità la Corte ha affermato la necessità che la materia sia regolata unicamente dalla fonte comunitaria. Difatti, se fosse lecito per gli stati membri consentire di utilizzare nel territorio nazionale le diciture oggetto di denominazioni registrate in forza del regolamento n. 1234/2007 sulla base di un titolo nazionale (che quindi potrebbe rispondere ad obblighi meno severi di quelli previsti dal regolamento), la garanzia di qualità che il regolamento mira a tutelare rischierebbe di non essere garantita. La Corte ha quindi concluso affermando che il regolamento n. 1234/2007, così come il regolamento n.  510/2006, contiene un regime di protezione uniforme ed esclusivo, e pertanto non deve essere applicata la normativa nazionale.

L’altro principio affermato, in contrasto con quanto sostenuto dall’Avvocato Generale nelle proprie conclusioni, è che l’incorporazione in un marchio di una denominazione protetta non necessariamente integra uno sfruttamento della notorietà vietato dall’art. 118 quaterdecies. Questo non avviene quando l’incorporazione non induce il pubblico ad associare il marchio o i prodotti per cui è registrato alla denominazione protetta. E nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale e confermato dalla Corte di Giustizia, nel marchio “Port Charlotte” i consumatori avrebbero attribuito al termine “Port” il significato di porto, secondo l’accezione comune della parola (anche in lingua inglese) invece che di Porto, inteso come località geografica da cui proviene un tipo di vino.

Questo pare essere un equo bilanciamento tra le opposte esigenze in gioco: da un lato salvaguardare le denominazioni geografiche da utilizzi indebiti che possano far venire meno le loro funzioni di garanzia, senza però che questo si trasformi in un monopolio assoluto su termini che  – per loro natura – sono toponimi spesso descrittivi e formati da parole di uso comune.

Avv. Chiara Pappalardo


categoria:Marchi e domain namesNews