FTCC | Studio Legale Associato

FTCC

News

marchio-non-registrato

Come noto, per espressa previsione normativa (art. 28 CPI), l’istituto della convalida per tolleranza ultra quinquennale si applica al conflitto tra un segno anteriore (registrato o di fatto utilizzato con notorietà non puramente locale) e un marchio posteriore registrato. Sebbene non siano mancati precedenti volti a forzare il dato letterale – sia in vista dell’applicazione analogica dell’istituto ad altri segni distintivi (ditta, denominazione sociale; cfr. T. Bologna 11.6.2007), sia della sua applicazione al marchio di fatto (cfr. Appello Milano 1.7.2006) – la giurisprudenza prevalente è allineata sull’interpretazione letterale della norma.

A questa linea interpretativa si oppone una recentissima pronuncia del Tribunale di Torino (n° 2256/16 del 22.4.16) che si è occupata del conflitto tra due segni patronimici (sia registrati, sia di fatto) pacificamente convissuti per circa 25 anni nel settore vinicolo (respingendo tutte le contrapposte domande di contraffazione/nullità-decadenza). Con specifico riferimento alla convalida del marchio di fatto, il Tribunale – recependo alcuni significativi spunti dottrinali – ha ritenuto di non poter accogliere una domanda di contraffazione proposta “a distanza di oltre 20 anni” in applicazione “dei principi generali che costituiscono la ratio dell’istituto della convalida, previsto dall’art. 28 c.p.i. a beneficio dei soli marchi registrati”; in particolare, perché: “lo scopo della convalidazione – che sta alla base anche di altri istituti del nostro ordinamento aventi portata generale, quali la prescrizione e l’usucapione – è quello di consolidare le situazioni di fatto, facendo ad esse corrispondere la situazione di diritto ed eliminando uno stato di incertezza”, ciò che – in relazione ai segni distintivi – significa evitare la vanificazione degli “investimenti fatti nel corso degli anni dal titolare del segno (e permettere, in definitiva una “gratuita perdita di ricchezza”)” evitando, nel contempo, che di tali investimenti si possa “maliziosamente” avvantaggiare il soggetto che, con la sua consapevole tolleranza, abbia permesso che il segno successivo non registrato si accreditasse sul mercato, “per poi appropriarsi di questa notorietà dopo aver eliminato dal mercato il segno concorrente”.

Il Tribunale conclude il proprio ragionamento affermando che, poiché il marchio di fatto trova tutela nelle norme sulla concorrenza sleale, norme che recepiscono “principi di tutela della ricchezza prodotta dagli investimenti e di avversione verso le iniziative parassitarie”, si deve addivenire “se non ad una applicazione analogica dell’istituto della convalidazione ai marchi non registrati – quantomeno”  a negare tutela ad un marchio “rispetto a segni uguali o simili utilizzati per lungo tempo nella consapevolezza e senza l’opposizione del titolare del marchio”.

Al netto delle formali precisazioni del Tribunale, sembra quindi evidente che si vada sempre più decisamente verso un’applicazione (rectius: estensione) analogica dell’istituto della convalida ai marchi di fatto. È presto per dire se tale orientamento interpretativo si consoliderà; certo questa sentenza mette in discussione alcune radicate certezze in argomento.

Avv. Filippo Canu


categoria:Marchi e domain namesNews