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Con la pubblicazione del D.M. 27 febbraio 2020 (G.U. del 7.4.2020) sono state stabilite le modalità per l’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale istituito con DM 10.1.2020 in attuazione del nuovo art. 11ter del Codice della proprietà industriale. A partire dal 16 aprile 2020 è possibile depositare all’UIBM, solo in modalità telematica, la domanda di iscrizione, allegando la documentazione comprovante la registrazione o l’uso continuativo del segno da almeno 50 anni.

Per i marchi registrati occorrerà allegare il verbale di primo deposito del marchio, o il verbale di rinnovazione meno recente disponibile, la riproduzione di un esemplare del marchio e la documentazione inerente eventuali modifiche (limitazioni o rinunce) dei prodotti o servizi protetti.

Per i marchi non registrati occorrerà allegare invece la riproduzione di un esemplare del marchio e la documentazione attestante l’uso effettivo e continuativo per almeno 50 anni, unitamente all’indicazione dei prodotti e/o servizi interessati secondo la classificazione di Nizza. La documentazione ammessa è la stessa prevista per la prova d’uso nei procedimenti di opposizione, ed comunque esemplificativamente elencata nell’art. 3.2 del DM 27.2.2020 (campioni di imballaggi o di etichette, listini prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione, ecc.). All’esito positivo dell’istruttoria – che l’Ufficio deve concludere in 60 giorni per i marchi registrati e in 180 per i marchi non registrati (salvo rilievi d’ufficio con facoltà per il richiedente di rispondere entro 20 giorni) il marchio viene iscritto nel registro speciale di cui all’art. 185bis CPI. L’iscrizione nel registro speciale conferisce al titolare del marchio o al suo licenziatario esclusivo la facoltà (non esclusiva) di utilizzare il logo “Marchio storico di interesse nazionale” (nella forma grafica sopra esemplificata), per finalità commerciali e promozionali, per i prodotti e/o servizi oggetto dell’iscrizione, anche in abbinamento al marchio iscritto nel registro.

L’iscrizione nel registro speciale ha durata illimitata, non necessita di rinnovazione e può essere rinunciata. Il registro dei marchi storici sarà consultabile tramite la banca dati UIBM. Giova rammentare che l’iscrizione di un marchio nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale comporta, per il titolare o il licenziatario, significativi obblighi informativi al MISE in caso di chiusura di siti produttivi per cessazione attività o delocalizzazione fuori dai confini nazionali a fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e della prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale art. 185ter CPI).

Avv. Filippo Canu                                                                       

 


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