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La Corte di Giustizia, con sentenza del 30.4.2020 (causa C-772/18), si è pronunciata su una domanda proposta in via pregiudiziale dalla Corte Suprema finlandese a proposito dell’uso del marchio nel commercio”. Il giudice del rinvio sostanzialmente ha chiesto se l’articolo 5 paragrafo 1 e paragrafo 3, lettere b) e c) della direttiva 2008/95/CE in materia di marchi d’impresa debba essere interpretato nel senso che, qualora un soggetto che non eserciti attività commerciale a titolo professionale, riceva, immetta in libera pratica in uno Stato membro e conservi prodotti non destinati all’uso privato che sono stati spediti al suo indirizzo da un paese terzo e sui quali senza il consenso del titolare sia apposto un marchio, debba ritenersi che tale soggetto usi il marchio nel commercio. E la Corte di Giustizia UE ha risposto in senso affermativo. Nel caso di specie una persona fisica aveva ricevuto per conto di terzi una spedizione di 710 kg di cuscinetti a sfera sui quali era apposto un marchio altrui, aveva espletato lo sdoganamento e consegnato la merce al mandante, in cambio di una stecca di sigarette e di una bottiglia di cognac.

Il Tribunale di primo grado finlandese, nell’ambito di un procedimento penale per contraffazione, aveva assolto tale soggetto non essendo stato possibile accertare l’elemento piscologico del reato, e condannato il medesimo al risarcimento del danno ed all’inibitoria da qualsiasi ulteriore violazione del marchio altrui. In senso contrario si era pronunciata la Corte d’appello di Helsinki, sostenendo che il soggetto in questione non avesse usato nel commercio un segno simile al marchio registrato di cui al procedimento principale e, di conseguenza, ha giudicato che la domanda di riparazione e di risarcimento formulata in primo grado non fosse fondata.

Impugnata la sentenza dinanzi alla Corte Suprema, quest’ultima decideva di sollevare la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE.  La Corte ha esaminato congiuntamente le quattro questioni poste dal giudice del rinvio e sostenuto: in primis che l’espressione “usare nel commercio”, prevista dall’art. 5 paragrafo 1 della direttiva 2008/95, implica che i diritti esclusivi conferiti da un marchio possono essere fatti valere dal titolare di tale marchio solo nei confronti degli operatori economici e di conseguenza solo nel contesto di un’attività commerciale.Per stabilire se le operazioni effettuate rientrino in “un’attività commerciale” è necessario che superino la sfera privata, per il loro volume, frequenza o altri fattori. Nel caso di specie, in considerazione del volume dei prodotti, 710 kg di materiale utilizzato nell’industria pesante, secondo la Corte va escluso che si tratti di un uso privato e pertanto sarà il giudice a quo a dover verificare se possa trattarsi di operazioni che rientrano in un’attività commerciale. La Corte ha poi ulteriormente stabilito che se un soggetto comunica il proprio indirizzo come luogo in cui far recapitare dei prodotti, ne effettua lo sdoganamento e fa sì che vengano immessi nel commercio, compie un’importazione ai sensi dell’art. 5 paragrafo 3, lettera c) della direttiva 2008/95.

Infine sulla questione dell’uso del segno identico ad un marchio nell’interesse economico di un terzo, la Corte ha giudicato che tale circostanza di per sé non impedisce che tale uso rientri in quello previsto dall’art. 5 paragrafo 1 della direttiva 2008/95 e che l’aver immesso in libera pratica detti prodotti sarebbe sufficiente a determinare l’uso del marchio nel commercio senza che sia necessario verificare il trattamento successivo di tali prodotti, ossia se siano stati depositati dall’importatore o immessi in commercio nell’Unione o esportati verso paesi terzi.

Dott.ssa Clarissa Di Lorenzo


categoria:Marchi e domain names