In questi casi la nullità del marchio europeo può essere pronunciata, su domanda del titolare del diritto d’autore violato, in qualsiasi momento, e quindi anche dopo molti anni dalla registrazione ed uso del marchio. Non si applica infatti, nell’ipotesi di marchio europeo in violazione di un diritto d’autore, l’istituto della cosiddetta “convalidazione” in virtù del quale il titolare di un marchio che abbia tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di altro marchio registrato, identico o confondibile con il proprio, non ne può più contestare la invalidità decorsi 5 anni dal momento in cui ha avuto conoscenza dell’uso (art.61 Reg. UE 2017/1001).
Il titolare del marchio aveva eccepito che tale segno era stato utilizzato per oltre 5 anni e che la tolleranza consapevole di chi invocava la lesione del proprio diritto d’autore impediva la declaratoria di nullità del marchio. La Divisione di Cancellazione ha tuttavia respinto tale eccezione evidenziando che l’istituto della convalidazione del marchio europeo, come più sopra visto, non si applica al caso di violazione di un altrui diritto d’autore, ma solo quando il marchio posteriore si ponga in conflitto con altro marchio registrato o segno distintivo utilizzato nella normale prassi commerciale.
Poiché la tutela conferita dal diritto d’autore è assoluta, e si applica a prescindere dal settore merceologico in cui si realizza uno sfruttamento indebito dell’opera protetta, la Divisione di Cancellazione ha dichiarato la nullità del marchio in tutte le cassi merceologiche per le quali era stato registrato, e cioè la 18 (bagagli, borse, ombrelli), 25 (articoli di abbigliamento) e 28 (giochi e giocattoli).
Avv. Pierluigi Cottafavi
categoria:Marchi e domain names