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Con una recente pronuncia (2 aprile 2020, in causa C-567/18) la Corte di Giustizia ha stabilito che una piattaforma online, attraverso la quale venditori terzi pubblicano le loro offerte di prodotti, non fa un uso giuridicamente rilevante dei marchi che contraddistinguono tali prodotti se non partecipa attivamente al loro commercio, ma si limita ad offrire un servizio di deposito dei prodotti recanti il marchio ed una vetrina virtuale per la loro presentazione al pubblico. Con la conseguenza che, nel caso i prodotti siano commercializzati in violazione del diritto sul marchio appartenente ad un terzo, il titolare della piattaforma – che non sia a conoscenza della violazione – non ne è responsabile, dal momento che non fa uso di quel marchio.

Il caso ha riguardato l’offerta sul sito internet www.amazon.de di profumi a marchio Davidoff, segno di cui è licenziataria per l’Europa la Coty Germany GmbH. Lamentando che i prodotti erano stati immessi in commercio nell’Unione Europea senza il suo consenso, Coty intimava al venditore che faceva uso della piattaforma online di cessare l’offerta, ottenendo adesione alla richiesta. Coty, inoltre, agiva giudizialmente nei confronti di Amazon Service e di Amazon FC Graben,  rispettivamente il soggetto titolare della piattaforma online su cui i profumi Davidoff erano offerti, ed il soggetto che gestiva il deposito presso cui sono immagazzinati i prodotti. Coty sosteneva che  Amazon – esibendo il marchio Davidoff sulla sua piattaforma di commercio elettronico e gestendo il deposito dei prodotti per conto del venditore – era anch’essa utilizzatrice del marchio ai sensi dell’art.9, par.3, del Regolamento UE 2017/1001,  e conseguentemente responsabile di questo utilizzo non consentito. L’azione veniva respinta  in primo e secondo grado e infine rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con domanda pregiudiziale formulata dalla Corte federale di giustizia tedesca.

Il quesito posto alla Corte di Giustizia, tuttavia, già definiva il ruolo di Amazon come quello di un  mero intermediario che effettua lo stoccaggio di prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, e senza partecipare alla offerta o all’immissione in commercio dei prodotti. La Corte  di Giustizia , dovendo attenersi alla situazione di fatto accertata dal giudice del rinvio e da questi  sottoposta con la domanda pregiudiziale, ha conseguentemente stabilito che il servizio di deposito dei prodotti prestato da Amazon non comporta “uso” del marchio ai sensi dell’art.9, par.3, Reg. UE 2017/1001.

Il principio espresso con la  pronuncia 2 aprile 2020 è pertanto limitato e non affronta (volutamente, come chiarisce la stessa Corte), il caso in cui il gestore della piattaforma online su cui sono offerti prodotti contraddistinti da un marchio sia consapevole  che il venditore utilizza il marchio in violazione dei diritti di un terzo. In questa ipotesi può ritenersi responsabile, oltre al venditore, anche il gestore della piattaforma? Stando a quanto stabilisce l’art.14 della Direttiva 2000/31/CE (recepita in Italia con d.lgs. 70/2003) si direbbe di sì, posto che tale norma non esonera da responsabilità il prestatore di un servizio internet che sia consapevole della illiceità dell’attività che un terzo pone in essere attraverso quel servizio. Ed in questo senso depone anche la sentenza della Corte di Giustizia nel caso C-324/09, L’Oreal vs. eBay.

La sentenza in commento, tuttavia, come chiarito, non ha affrontato (rectius: non ha potuto affrontare) in modo esaustivo la responsabilità del gestore di un marketplace online e costituisce quindi una decisione “monca”. Più che fornire principi con cui i giudizi nazionali possano dirimere situazioni di conflitto, la pronuncia 2 aprile 2020 sembra fatta per alimentare ulteriormente i dubbi su una questione, quella della responsabilità del gestore di una piattaforma online, che meriterebbe invece una presa di posizione articolata e definitiva.

Avv. Pierluigi Cottafavi


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