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Un recente giudizio ha visto contrapposte le società Eataly Distribuzione s.r.l. e la sua licenziataria Mac s.r.l., da un lato, e la società Agricola F.lli Rustici S. a r.l. (che ha incorporato la Gfr s.r.l.), dall’altro lato, la quale ha chiesto che venisse accertata la contraffazione del proprio marchio italiano Meataly n. 1500624, registrato per le classi 29 e 44, da parte delle predette società.

Eataly Distribuzione s.r.l. ha formulato domanda riconvenzionale di declaratoria di nullità del marchio Meataly, in accoglimento della quale, previa qualificazione del marchio Eataly come marchio forte e riconoscimento della sua rinomanza, con sentenza datata 11 settembre 2020, resa dal Tribunale di Torino nel procedimento n. 10623/2019, il marchio italiano Meataly n. 1500624 è stato dichiarato nullo.

All’accertamento della nullità del marchio si è arrivati attraverso due distinti percorsi logici, poiché, mentre in relazione ai prodotti rivendicati da Meataly in classe 29 (quali ad esempio carni fresche, insaccati, prosciutto, marmellate e olio) era ravvisabile una somiglianza rispetto ai prodotti rivendicati dal marchio Eataly, in relazione ai servizi rivendicati in classe 44 (come servizi veterinari, cure d’igiene e di bellezza per l’uomo o per gli animali e simili) non sussisteva la medesima affinità.

La difesa di Eataly, quindi, per ottenere la declaratoria del segno avversario anche in relazione a questa seconda classe di servizi ha articolato le proprie richieste facendo leva sulla notorietà del proprio marchio (ex art 12 c. 1 lett. e) C.P.I.).

Il Tribunale torinese ha osservato che il marchio Eataly è costituito dalla fusione delle parole inglesi eat e Italy ed è connotato da un significato evocativo nel campo dell’alimentazione, nonché da un effetto fonetico non banale che deriva dalla medesima pronuncia del verbo eat e dell’iniziale I di Italy.

Sulla base di queste caratteristiche il giudicante ha stabilito che il segno in causa è un marchio forte – poiché frutto di fantasia e non concettualmente legato ai prodotti che contraddistingue – e l’attenzione si è spostata al rischio di confondibilità tra i segni.

È stato dunque osservato che i segni Eataly e Meataly si distinguono solo per l’aggiunta dell’iniziale M e che l’uso della parola meat (carne in inglese) come eat richiama l’ambito alimentare, formando un gioco di parole che presenta elementi di somiglianza rispetto a quello creato dal marchio Eataly.

Si tratta, ad avviso del giudicante, di una modifica che lascia inalterato il nucleo ideologico del marchio Eataly, di fronte alla quale il pubblico potrebbe facilmente ritenere di trovarsi di fronte a due marchi tra loro collegati, e che il marchio Meataly non sia altro che una variazione del segno Eataly nel settore nella commercializzazione delle carni: conseguentemente è stata dichiarata la nullità del marchio Meataly per la classe 29 (ex art. 12 c. 1 lett. d) C.P.I.).

Il ragionamento volto a far riconoscere l’invalidità del segno Meataly per la classe 44 ha investito il diverso profilo della rinomanza del marchio (art. 12 c. 1 lett. e) C.P.I.), trattandosi di verificare la somiglianza dei marchi con riferimento a prodotti o servizi non affini.

A mente degli insegnamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla notorietà del marchio e, in particolare, del principio secondo il quale si considera noto il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico di riferimento del marchio (Corte Giust. Ue 14/09/1999, causa C-375/97, General Motors Corporation e Yplon Sa), il Tribunale ha riconosciuto la rinomanza del marchio Eataly alla data di deposito del marchio avversario e cioè l’11 gennaio 2012.

Come diretta conseguenza dell’accertamento della rinomanza del marchio Eataly, è stata dichiarata la nullità del marchio Meataly anche per la classe 44, poiché il marchio “attesa la stretta correlazione esistente tra il settore dell’allevamento e quello alimentare, trarrebbe un indebito vantaggio dalla rinomanza del segno anteriore con pregiudizio per quest’ultimo” (pg. 9, sentenza in esame).

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Torino ha ribadito diversi principi consolidati in materia di marchi, riconoscendo che di fronte a marchi dotati da particolare attitudine caratterizzante e fantasiosa rispetto ai prodotti che contraddistinguono non sono sufficienti piccole modifiche ad evitare che si crei un rischio di confusione per il pubblico quando rimane inalterata l’idea di fondo espressa dal marchio.

Avv. Lara Cazzola


categoria:Marchi e domain names