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Il primo marzo 2018 verrà ricordato come un giorno piuttosto fortunato in casa adidas, in particolare nel suo IP Legal Department, per il duplice successo ottenuto avanti il Tribunale UE a tutela del marchio “three stripes” avverso il marchio di posizione a due strisce (parallele inclinate) sotto esemplificato

 

adidas

 

Con due pronunce (in causa T-629/16 e T-85/16) del 1.3.2018, infatti, il Tribunale ha probabilmente posto la parola fine a un lungo e articolato contenzioso che ha visto adidas opporsi all’uso (prima) e alla registrazione (poi) del predetto marchio di posizione da parte di Shoe Branding Europe BVDA (in precedenza da Patrick International SA).

La pronunce hanno avuto ad oggetto, la prima (causa T-629/16), una domanda di registrazione del 2009 per calzature in classe 25, la seconda (in causa T-85/16) una domanda del 2011 per calzature da lavoro antinfortunio in classe 9; entrambe sono state peraltro anticipate da una pronuncia del Tribunale UE (in causa T-145/14, non pubblicata), tra le stesse parti, con la quale il Tribunale, accogliendo il ricorso di adidas, ha ritenuto errate le conclusioni cui erano in precedenza pervenute la divisione di Opposizione, prima e la commissione dei ricorsi EUIPO, poi, in ordine alla diversità tra i segni (negando la sussistenza, sia di un rischio di confusione/associazione, sia di un rischio che il pubblico istituisse un nesso tra gli stessi, e conseguentemente la sussistenza di un indebito vantaggio o un pregiudizio alla capacità distintiva o alla rinomanza del marchio anteriore a tre strisce).

Entrambe le decisioni si segnalano per gli sforzi motivazionali profusi dal Tribunale per dirimere il lungo conflitto tra le parti, pervenuto infine avanti l’EUIPO con alterne fortune.

In questa sede ci limitiamo a segnalare le motivazioni della seconda pronuncia, relativa al motivo di opposizione di cui all’art. 8.5 RMUE (ovverosia all’impedimento relativo alla registrazione derivante dal confitto con un anteriore marchio notorio, della cui notorietà e capacità distintiva si assume l’indebito sfruttamento, ovvero il pregiudizio), in particolare, alla sussistenza o meno di un giusto motivo.

In proposito il Tribunale dà particolare valore al preuso del segno di fatto nel commercio, giungendo ad affermare che, ricorrendo una serie di condizioni, esso può giustificare la registrazione del segno, anche ove esso presenti un grado di somiglianza col marchio anteriore tale da poter far presumere che il pubblico possa istituire un collegamento tra i segni, ed anche quando sia probabile o addirittura provato che ciò possa avvantaggiare il successivo utente/depositante. Tra i requisiti del preuso, tuttavia, il Tribunale pone particolare attenzione alla prova di una pacifica coesistenza tra i segni nel mercato e poiché, nel caso di specie, è risultato provato un pregresso, e piuttosto animato, contenzioso (soprattutto in Germania) tra adidas e il predecessore di Shoe Branding Europe BVDA (Patrick International), in relazione all’uso di segni a due strisce sostanzialmente equivalenti al marchio domandato, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

Entrambe le domande di registrazione di marchio EU sono state respinte.

 

Avv. Filippo Canu


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