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Con sentenza 19 ottobre 2017, in causa C-425/16, la Corte di Giustizia si è pronunciata sui rapporti fra domanda di contraffazione di un marchio dell’Unione Europea e domanda riconvenzionale di nullità dello stesso. L’art. 99 par. 1 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (Regolamento n. 207/2009, ora sostituito dal Regolamento n. 1001/2017, art. 127) è apparentemente chiarissimo, e istituisce una presunzione di validità dei marchi dell’Unione Europea azionati davanti ai relativi Tribunali, “a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità”. Senonché i giudici di merito austriaci avevano inteso tale disposizione nel senso il Tribunale, una volta proposta dal convenuto la domanda riconvenzionale di nullità, potesse sospendere il relativo giudizio e decidere intanto della contraffazione, respingendo quest’ultima in accoglimento di un’eccezione di nullità assoluta, basata sugli stessi motivi su cui è fondata la domanda riconvenzionale. La soluzione accolta non aveva convinto la Corte Suprema austriaca, che infatti aveva sollevato la questione di interpretazione pregiudiziale

Pur riconoscendo che l’art. 99 par. 1 del Regolamento non esclude di per sé la strada seguita dai giudici austriaci, la Corte di Giustizia ha ritenuto che la possibilità di una pronuncia solo incidentale sulla nullità o decadenza di un marchio dell’Unione Europea contrasti col carattere necessariamente unitario di tale marchio, e con la disposizione dell’art. 100 del Regolamento (ora art. 128 Regolamento n. 1001/2017), secondo la quale la sentenza che dichiara la nullità di un marchio UE ha necessariamente un effetto erga omnes nell’ambito dell’intero territorio dell’Unione. Di conseguenza, il Tribunale davanti al quale siano proposte una domanda di contraffazione di un marchio UE e una domanda riconvenzionale di nullità di tale marchio non può respingere la domanda di contraffazione per lo stesso motivo di nullità assoluta su cui si basa la domanda di nullità, senza accogliere anche tale domanda.

L’accoglimento della domanda di nullità e la reiezione della domanda di contraffazione possono avvenire anche simultaneamente. Nessuna norma del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea, osserva la Corte, dispone che la decisione che accoglie la domanda riconvenzionale di nullità sia passata in giudicato, perché possa respingersi la domanda di contraffazione per gli stessi motivi che hanno condotto a dichiarare la nullità del marchio; e d’altra parte, vincolare l’esito dell’azione di contraffazione al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla domanda di nullità inciderebbe sull’efficacia e sulla tempestività del giudizio di contraffazione, il che non è ammissibile, né auspicabile.

Avv. Luciana Porcelli


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