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Il fenomeno della registrazione di nomi a dominio simili al proprio marchio è una problematica sempre più diffusa che i titolari di privative industriali devono affrontare.

Per opporsi a queste violazioni dei propri diritti si sta diffondendo il ricorso a procedure di riassegnazione di nomi a dominio.

Le procedure si svolgono davanti ad apposite organizzazioni, denominate Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD), presso le quali sono costituite liste di esperti che verificano, nel contraddittorio delle parti, ed in conformità a quanto disposto nel Regolamento “Risoluzione delle dispute nel ccTLD.it” (d’ora in poi Regolamento dispute), la titolarità del nome a dominio.

In materia, si segnala una recente decisione del Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute MFSD per la riassegnazione del nome a domino “timspa.it” del 15 gennaio 2021 resa nel procedimento introdotto da Telecom Italia S.p.A., società italiana operante nel settore della telecomunicazioni.

Il resistente, e cioè il titolare del nome a dominio “timspa.it”, non ha presentato le proprie difese, quindi il procedimento si è basato sulle mere allegazioni di Telecom Italia S.p.A.

Preliminarmente, il Collegio ha verificato che il nome a dominio fosse “identico o tale da indurre in confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome” ai sensi dell’articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento dispute.

La ricorrente ha dimostrato la titolarità del marchio TIM a far data dal 2004 e l’Esperto ha ritenuto sussistente il rischio di confusione tra il marchio citato e il nome a dominio “timspa.it” non ravvisando nel suffisso “spa” sufficienti elementi di differenziazione rispetto al marchio TIM.

L’Esperto ha poi verificato eventuali diritti del resistente sul nome e dominio, come previsto dall’art. 3.6 del Regolamento dispute ai sensi del quale “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

Sul punto, l’onere della prova grava sul resistente, il quale non ha svolto attività difensiva e, dunque, l’Esperto – rilevato che il titolare del nome a dominio non è conosciuto personalmente, come associazione e ente non commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato e che il nome a dominio ospita una pagina web in costruzione, quindi non è utilizzato –  non ha ritenuto provata la circostanza di cui all’art. 3.6 del Regolamento dispute.

L’ultimo requisito oggetto dell’esame, sempre ai sensi degli artt. 3.6 e 3.7 del citato regolamento, ha riguardato la sussistenza della mala fede del resistente nella registrazione o nell’utilizzo de nome a dominio.

L’Esperto ha ravvisato la sussistenza anche quest’ultimo elemento, ritenendo che il resistente non potesse ignorare i diritti di esclusiva della ricorrente sul segno distintivo “TIM”, trattandosi peraltro sia di un marchio forte rispetto ai prodotti e servizi contraddistinti, sia di un marchio noto nel settore di riferimento.

La circostanza dell’utilizzo in malafede è stata confermata, inoltre, dalle prove offerte dalla ricorrente, che ha prodotto comunicazioni inviate dal resistente a potenziali clienti nelle quali si presentava come un soggetto legato a Telecom Italia S.p.A. ed offriva di servizi di abbonamento e simili.

Avendo riscontrato la sussistenza dei presupposti previsti dal regolamento più volte richiamato, il Collegio ha accolto il reclamo proposto da Telecom Italia S.p.A., disponendo il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio “timspa.it” alla ricorrente.

Si tratta di una decisione dal contenuto non particolarmente singolare, ma interessante perché ripercorre ed esamina i principi base che regolano i procedimenti di riassegnazione dei nomi a dominio, ambito di crescente importanza negli ultimi anni per i titolari di segni distintivi.

 

Avv. Lara Cazzola


categoria:Marchi e domain names