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Con decisione del 21.9.2018  la V^ Commissione di ricorso EUIPO, ponendo rimedio a un’infelice decisione del 21.11.2016, sembra aver abbandonato la teoria della “confondibilità sopravvenuta” quale motivo di nullità relativa del marchio.

Il caso riguarda due noti marchi (SECTOR e NO LIMITS), originariamente appartenuti al medesimo titolare. Nel 2001 l’originario titolare cede il ramo d’azienda orologeria a marchio SECTOR (e relativi marchi), mantenendo la titolarità dei marchi NO LIMITS in vari settori, compresa l’orologeria; tra i marchi oggetto di cessione vi sono alcuni marchi contenenti entrambi i segni (cioè: SECTOR NO LIMITS).

Nel 2008 (un avente causa del) cessionario agisce avanti all’EUIPO per far dichiarare la nullità del marchio NO LIMITS, in quanto ritenuto confondibile con alcune anteriori registrazioni di marchio che lo contengono (SECTOR NO LIMITS, appunto). Il 5.8.2015 la Divisione di Annullamento dell’EUIPO gli dà ragione, dichiarando la nullità del marchio NO LIMITS per confondibilità con l’anteriore registrazione di marchio SECTOR NO LIMITS. La decisione viene confermata il 21.11.2016, in sede di appello. In tale occasione, la V^ Commissione di ricorso afferma che l’Art. 8 RMUE (norma che definisce gli impedimenti relativi alla registrazione) ha come finalità la risoluzione dei conflitti tra marchi confondibili, anche quando detta confondibilità sia sopravvenuta; si tratterebbe, infatti, di norma stabilita a favore di qualsiasi titolare di marchi anteriori, irrilevante essendo che il marchio anteriore, su cui si fonda la domanda di nullità, sia originariamente appartenuto al medesimo soggetto e sia stato successivamente ceduto al soggetto richiedente la nullità.

Con pronuncia del 21.9.2018 (notificata alle parti il 25.10.2018), la V^ Commissione di ricorso EUIPO ha respinto la domanda di nullità, rilevando che entrambi i marchi in conflitto erano appartenuti, in origine, al medesimo soggetto, e che l’impedimento (relativo) alla registrazione deve sussistere al momento del deposito della domanda del marchio di cui si contesta la validità (non al momento della registrazione e, tantomeno, della proposizione della domanda di nullità); ha così concluso che la coincidenza tra il titolare del marchio contestato (alla data del deposito della domanda di registrazione) e il titolare del diritto anteriore invocato, osta alla constatazione dell’esistenza di un rischio di confusione/associazione poiché “al momento del deposito della domanda del MUE constatato un rischio di confusione e di associazione ai sensi dell’art. 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE, non poteva prodursi.”

Semplice, no? Eppure ci son voluti 10 anni e 4 decisioni per arrivare a questa conclusione e far giustizia di un’interpretazione (cui oggi osta il tenore letterale dell’art. 60, paragrafo 1, ultimo capoverso, RMUE) che ove si fosse consolidata avrebbe determinato un serissimo vulnus alla circolazione dei marchi. Per quanto il caso possa apparire di specie, situazioni analoghe sono tutt’altro che infrequenti ed è chiaro che colui che intende cedere (o abbia ceduto) un marchio non può e non deve essere esporto al rischio che l’acquirente di detto marchio possa, a distanza di anni, utilizzare il marchio acquistato per invalidare marchi che non han formato oggetto di cessione.

In altre parole, la “confondibilità successiva” non trova spazio nel sistema del diritto dei marchi (anche comunitari): un marchio originariamente valido (perché nuovo) non può diventare invalido (non più nuovo) per effetto della scissione dell’originaria titolarità e della sua circolazione successiva. Sussistendone i presupposti, tale situazione può eventualmente dar luogo a inganno per il pubblico, e dunque ad un’ipotesi di decadenza, ma non a nullità per confondibilità.

Ad onor del vero, la V^ Commissione, in data 22.5.2017 – pendente l’impugnazione avanti al Tribunale UE – aveva spontaneamente revocato la propria precedente decisione ritenendo di aver commesso un evidente errore procedurale e di non aver debitamente valutato tutte le circostanze fattuali.

La decisione in commento sembra tracciare una linea di discontinuità anche in relazione ad altri aspetti, in particolare là dove afferma che, benché le pronunce dei giudici nazionali non siano vincolanti per la Commissione, esse devono essere esaminate con attenzione e con la dovuta cautela “poiché possono fornire elementi non solo di diritto, bensì di fatto, decisivi per il confitto in esame, specialmente quando esse si riferiscono a marchi dentici e/o equivalenti a quelli in conflitto innanzi all’ufficio”. Tra le medesime parti, infatti, si era svolto un contenzioso nazionale ad esito del quale si era formato un giudicato che, sia la Divisione di Annullamento, sia la Commissione dei ricorsi avevano ritenuto irrilevante. Anche su questo fronte la V^ Commissione ha cambiato idea motivando il rigetto dell’azione di nullità anche in relazione all’eccezione di preclusione per tolleranza e per rinuncia all’azione.

Avv. Filippo Canu


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