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La celebre acqua tonica Schweppes resa nota nelle sue numerose varianti da celebri campagne pubblicitarie, gode di notorietà a livello mondiale. Tale segno non è oggetto di un’unica registrazione come marchio dell’Unione europea, ma è registrato da molto tempo come marchio nazionale, denominativo e figurativo, in ciascuno degli Stati membri.

In Europa, la società britannica Cadbury-Schweppes è stata sin dal 1969 l’unica proprietaria delle registrazioni di marchio Schweppes. Nel 1999 la multinazionale statunitense Coca-Cola ha acquistato i diritti relativi a una parte di tali registrazioni, in particolare i marchi registrati nel Regno Unito. La Cadbury, invece, ha mantenuto la titolarità dei diritti sulle altre registrazioni di marchio parallele, in particolare per quelle registrate in Spagna. A seguito di numerose operazioni societarie che si sono susseguite nel corso degli anni la Cadbury ha definitivamente trasferito il suo portafoglio marchi in capo alla britannica Schweppes International Ltd.

La controversia esaminata dalla Corte di Giustizia, a seguito di questione pregiudiziale sottopostagli dal Tribunale del Commercio di Barcellona, trae origine dall’azione di contraffazione proposta dalla società iberica Schweppes SA, licenziataria esclusiva dei marchi registrati in Spagna per conto della Schweppes Int. Ltd, nei confronti di Red Paralela, società che importava e distribuiva in Spagna le celebri toniche provenienti dal Regno Unito.

L’attrice sosteneva l’illiceità di tali atti dal momento che le bottiglie di acqua tonica venivano prodotte e messe in commercio da Coca-Cola, la quale non avrebbe avuto alcun rapporto giuridico ed economico con la prima, non avendo l’autorizzazione ad esportare i propri prodotti in Spagna; la convenuta, nelle sue difese chiedeva il rigetto dell’azione di contraffazione sostenendo la legittimità delle importazioni effettuate sulla base del principio dell’esaurimento dei marchi (art. 7, par. 1, Dir. 2008/95) risultante dal consenso tacito prestato dalla società capogruppo Schweppes Int. Ltd. Inoltre, la Red Paralela ravvisava la sussistenza di numerosi collegamenti giuridici e commerciali, anche per effetto delle menzionate operazioni societarie, intercorrenti tra Coca-Cola e Scweppes Int. Ltd e finalizzati allo sfruttamento comune del segno Schweppes come marchio universale; in tal modo il consumatore non avrebbe mai potuto confondere l’origine commerciale di tali bottiglie.

Con sentenza del 20.12.2017 la CDG ha statuito che il diritto comunitario (art. 7, par. 1, Dir. 2008/95; art. 36 TFUE) impedisce al titolare di una registrazione di marchio nazionale di opporsi alla introduzione e commercializzazione di prodotti identici aventi il medesimo segno, ma provenienti da un altro Stato membro, in cui detto marchio, che inizialmente apparteneva al medesimo titolare, è attualmente detenuto da un terzo che ne ha acquisito legittimamente i diritti per effetto della stipulazione di un contratto di cessione.

Il titolare non può frapporre limiti alla libera circolazione delle merci, qualora a seguito di tale cessione, abbia predisposto e coordinato la sua strategia di marchio con tale terzo, continuando in tal modo a rafforzare attivamente e deliberatamente l’apparenza o l’immagine di un marchio unico e globale, in tal modo ingenerando confusione nei consumatori circa l’origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio.

La Corte ha preso atto che la Schweppes Int. Ltd non si è mai opposta alla vendita online dei prodotti omonimi, ma di origine britannica, negli Stati membri nei quali essa è titolare dei marchi paralleli (ad esempio Germania e Francia) inoltre, la stessa società ha ingenerato confusione inserendo collegamenti nel suo sito aziendale che rimandano ai diversi siti locali e, in particolare, al sito inglese gestito da Coca-Cola.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che il titolare, anche nell’ipotesi in cui non abbia rafforzato l’immagine di un marchio unico e globale, non può vietare l’importazione dei prodotti contrassegnati dal medesimo marchio se sussistono collegamenti economici tra il titolare e tale terzo, qualora a seguito del frazionamento di marchi paralleli nazionali per effetto di una cessione parziale dei marchi, i titolari di tali registrazioni coordinano le loro politiche commerciali o si accordano al fine di controllare congiuntamente l’utilizzo di tali marchi, di modo che gli stessi hanno la possibilità di determinare direttamente o indirettamente la quantità e la qualità di detti prodotti.

Pertanto, la Corte, confermando i precedenti giurisprudenziali in materia di esaurimento dei marchi, ha ritenuto che non sarebbe garantito il corretto bilanciamento tra l’esercizio del diritto sul marchio con il principio di libera circolazione delle merci, qualora si consentisse ai titolari di marchi di tutelare i loro rispettivi territori dall’importazione parallela dei summenzionati prodotti, dal momento che ciò comporterebbe una eccessiva compartimentazione dei mercati nazionali. Nel caso di specie, La Schweppes SA non può vietare l’importazione e la commercializzazione del celebre prodotto omonimo, proveniente dal Regno Unito, dal momento che essa stessa, in particolare la società che di essa ne ha il controllo, ha contribuito a rafforzare l’immagine di un marchio unico ed ha instaurato rapporti economici continuativi con il terzo che detiene i diritti nel Regno Unito.

Dott. Marco Botteghi   


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