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Con sentenza pubblicata a ridosso di ferragosto (14.8.2019 n. 21402), la Corte di Cassazione riconosce l’efficacia retroattiva delle limitazioni apportate al brevetto in sede EPO, cassando con rinvio la decisione della Corte di appello di Milano (sentenza n. 1702/2014).

Giova evidenziare come la stessa Corte distrettuale, nel frattempo (cfr. da ultimo Corte d’appello di Milano n. 2167 del 17/05/2019), avesse già statuito che “in base al combinato disposto degli artt. 56 c.p.i. e 68 CBE (rectius: 69) gli effetti della modifica del brevetto europeo retroagiscono alla data in cui il titolo ha prodotto i propri effetti giuridici per il territorio italiano.”

Si tratta di un tema molto dibattuto all’indomani delle modifiche apportate all’art. 79 CPI (che hanno introdotto la facoltà, esercitabile in ogni fase e stato del giudizio di nullità, di apportare limitazioni al brevetto in sede giudiziale), le cui ricadute pratiche sono di immediata comprensione, tanto in relazione all’accertamento della contraffazione, quanto al risarcimento dei danni.

Nel caso scrutinato in Cassazione, in primo grado il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda di nullità di un brevetto europeo relativo ad un termometro a raggi infrarossi, respingendo la domanda riconvenzionale di contraffazione proposta dal convenuto. In appello, la Corte, preso atto dell’accoglimento, da parte dell’EPO, di una istanza di limitazione del brevetto sub iudice, riformava la pronuncia del Tribunale rigettando la domanda di nullità; la Corte respingeva tuttavia anche la domanda riconvenzionale di contraffazione, riproposta dall’appellante, osservando che la nullità del brevetto era stata accertata sino alla data di accoglimento dell’istanza di limitazione da parte dell’EPO (2012) e che il prodotto contestato non risultava più in commercio da data ampiamente anteriore alla pronuncia dell’EPO (cioè dal 2008).

Accogliendo il primo motivo di ricorso la Corte ha affermato, sulla scorta del tenore letterale dell’art. 69.2 della CBE e della ratio dell’istituto, che gli effetti della limitazione delle rivendicazioni retroagiscono al momento del deposito della domanda di brevetto, a prescindere dall’accertata nullità che affliggeva il brevetto prima della limitazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Corte di appello di Milano rinviando la causa alla medesima Corte affinché la stessa decida la controversia, in diversa composizione, applicando il seguente principio di diritto: “Ove un brevetto europeo rilasciato per l’Italia sia assoggettato a una procedura di limitazione avanti all’Ufficio europeo dei brevetti, la protezione deve ritenersi definita dal contenuto della limitazione con effetto retroattivo, e ciò a prescindere dalla nullità che poteva originariamente investire le rivendicazioni modificate attraverso la procedura stessa”.

Poiché il caso concerneva limitazioni apportate in sede EPO, non è scontato che il principio venga recepito sic et simpliciter dalle nostre corti di merito in relazione all’ipotesi delle limitazioni apportate al brevetto nel corso di un giudizio di nullità ex art. 79.3 CPI, né che l’applicazione di tale principio comporti sempre l’accertamento della contraffazione per il periodo precedente all’emenda o l’integrale risarcimento dei danni (cfr. sul punto T. Milano n. 5377/2015). Le ricadute pratiche di tale affermazione di principio vengono generalmente mitigate facendo leva sull’art. 52.3 CPI (e quindi sulla necessità di contemperare l’interesse ad un’equa protezione del titolare con l’interesse dei terzi ad una ragionevole “sicurezza giuridica”), in particolare sull’affidamento prestato dai terzi sull’invalidità del titolo, ovvero ancora sull’elemento soggettivo. Un accenno in tal senso si rinviene anche nella pronuncia della Cassazione in commento ove si legge che “contrariamente a quel che parrebbe ritenere la controricorrente, la Corte di appello ha basato la decisione sulle domande riconvenzionali di Tecnimed, non già sulla inconsapevolezza della natura lesiva della condotta di Artsana (profilo che la sentenza impugnata non affronta)”.

 

Avv. Filippo Canu


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